Rättsfall | EU | C-84-85/17 P och C-95/17 P | 2018-07-25
Frågan om var gränserna går beträffande skyddet för tredimensionella varumärken har sysselsatt jurister under lång tid. En del i att utkristallisera vad som gäller har framkommit i en dom som kom från EUD den 25 juli 2018, KitKat (förenade målen C-84-85/17 P och C-95/17 P).
Nestlé sökte den 21 mars 2002 varumärkesrättsligt skydd för själva formen för KitKat-chokladkakan, såsom tredimensionellt kännetecken. Det är en chokladkaka som kan beskrivas som fyra ”fingrar” som sitter ihop. KitKat är inte den enda chokladkakan som har formgivits på ett särskilt sätt. Andra exempel är Toblerone, Ritter Sport och Marabou Bubbly.
Chokladmarknaden är en marknad med flera stora aktörer och en av dessa invände mot registreringen av detta tredimensionella kännetecken. Det är två frågor som typiskt sett blir centrala:
- Relationen mellan form och funktion när det gäller tredimensionella varumärken
- Särskiljningsförmåga
I det här fallet var frågan om relationen mellan form och funktion inte i sig avgörande, på annat sätt att kopplingen till funktionen påverkade särskiljningsförmågan. Den avgörande frågan var helt enkelt om formen har en förvärvad särskiljningsförmåga för utstyrslar. Till detta kommer om denna bedömning ska ses till hela unionen eller om det räcker att en förvärvade särskiljningsförmågan finns i delar av unionen.
I art 1.2 varumärkesförordningen (207/2009) anges att ett EU-varumärke ska ha en enhetlig karaktär och ha samma rättsverkan i hela unionen. Detta krav innebär att ett kännetecken måste anses ha särskiljningsförmåga i hela unionen. Art 7.1 b, i relation till 7.2, ska i linje med detta innebära att ett varumärke inte får registreras om det saknar särskiljningsförmåga i en del av unionen.
När det gäller ett tredimensionellt kännetecken som KitKat-chokladkakan ansågs den inte ha en ursprunglig särskiljningsförmåga utan en förvärvad, vilket finns med i art 7.3. Fråga blev om denna förvärvade särskiljningsförmåga behövde finnas i hela unionen. Om den frågan besvaras jakande uppstår också en fråga om förvärvad särskiljningsförmåga verkligen fanns i hela EU.
Slutsatsen blev i domstolen att helt centralt för hur varumärkesrätten ska fungera enligt förordningen är att det ska vara en enhetlighet, både vad gäller karaktär och rättsverkan. För att registrering ska ske måste alltså den förvärvade särskiljningsförmåga finnas i hela unionen. Detta ligger i linje med det resonemang som fördes i Lindt-fallet, C 98/11 P.
Den som rest runt i Europa vet att många varor säljs under samma varumärken i flera länder. Alla varor är dock inte etablerade i alla medlemsstater. Det är dock inte så enkelt att en förvärvad särskiljningsförmåga bara är kopplad till i vilka länder varan säljs. Vissa varumärken blir kända utan att finnas på en marknad och vissa varumärken förblir okända trots att ett försök till marknadsintroduktion gjorts.
När det gällde KitKat-chokladkakan bedömdes att en förvärvad särskiljningsförmåga fanns, och var visad, i Frankrike, Italien, Spanien, Förenade kungariket, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Sverige, Finland och Österrike. Det hade dock inte prövats, och därmed inte vistats, om förvärvad särskiljningsförmåga var för handen i Belgien, Irland, Grekland och Portugal.
Den samlade bedömningen blev således förvärvad särskiljningsförmåga saknades för hela unionen. Det tredimensionella kännetecknet kan således inte registreras.
Domen ligger i linje med flera tidigare avgörande från EUD. När förordningen kom för varumärken fanns det många öppna frågor. Visserligen hörde varumärkesrätten till de rättigheter som harmoniserats i vissa stycken, redan med utgångspunkt i Pariskonventionen. Det fanns dock ändå stora skillnader mellan medlemsstaterna, såväl i de rättsliga reglerna som i synsätt på varumärkesrättens funktion.
När möjligheten att registrera kännetecken i Alicante (dåvarande OHIM, nuvarande EUIPO) menade skeptikerna att detta inte skulle komma att bli till någon större praktisk nytta. I praktiken har det fått stor betydelse.
En faktor i dess betydelse är att antalet ansökningar, och registreringar, kommit att bli större än många förutsåg. En annan faktor i dess betydelse är att den utveckling av rättspraxis som kommit tack vara antalet ansökningar om registrering. Det har varit en kraftigt pådrivande faktor i att faktiskt få en gemensam varumärkesrätt.
Styrkan i varumärkesrätten inom EU är dess enhetliga karaktär och rättsverkan, det som helt kom att avgöra i detta mål. På sitt sätt kan det också sägas vara dess svaghet. De krav som uppställs genom denna dom, likväl som i Lindt-fallet, innebär att aktörer som inte finns inom hela unionen kan komma att missbedöma vilket skydd de faktiskt kan få.