Rättsfall
| EU
| T-307/17
| 6/19/2019
Den 19 juni 2019 meddelade Tribunalen dom i det uppmärksammade Adidas-målet (Tribunalens dom den 19 juni 2019 i mål T‑307/17 adidas AG v. EUIPO). De ikoniska tre ränderna som pryder många av Adidas produkter har tidigare gett upphov till varumärkesrättsliga tvister världen över. I ett fall i EU-domstolen tog Adidas strid mot H&M:s användning av ett motiv med två ränder, vilket Adidas menade utgjorde varumärkesintrång och en urvattning av de ikoniska tre ränderna som varumärke (EU-domstolens dom den 10 april 2008 i mål C‑102/07 adidas v. H&M m.fl.).
Den 19 juni 2019 meddelade Tribunalen dom i det uppmärksammade Adidas-målet (Tribunalens dom den 19 juni 2019 i mål T‑307/17 adidas AG v. EUIPO). De ikoniska tre ränderna som pryder många av Adidas produkter har tidigare gett upphov till varumärkesrättsliga tvister världen över. I ett fall i EU-domstolen tog Adidas strid mot H&M:s användning av ett motiv med två ränder, vilket Adidas menade utgjorde varumärkesintrång och en urvattning av de ikoniska tre ränderna som varumärke (EU-domstolens dom den 10 april 2008 i mål C‑102/07 adidas v. H&M m.fl.). Den gången för elva år sedan fick Adidas rätt, men för en dryg vecka sedan meddelades alltså en ny dom som ifrågasätter giltigheten för ett av Adidas randiga varumärken. Genom Tribunalens nya avgörande aktualiseras frågor om hur förvärvad särskiljningsförmåga ska bevisas, liksom vilken hänsyn som ska tas till vilken form som märket används i.
År 2014 registrerade EUIPO adidas AG (”Adidas”) varumärke (återges nedan) för ”kläder, skor, och huvudbonader”. Varumärket består av tre parallella ränder som kan anföras på produkterna i olika riktningar. År 2016 ogiltigförklarade EUIPO registreringen efter en ansökan om ogiltigförklaring från det belgiska bolaget Shoe Branding Europe BVBA. Enligt EUIPO hade märket varken ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga. Adidas misslyckades bl.a. med att visa att märket hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning i hela EU.
Adidas överklagade beslutet till Tribunalen som gick på samma linje som EUIPO. Därmed upprätthölls beslutet om ogiltigförklaring och Adidas överklagande avslogs.
Det omtvistade varumärket
Adidas hade inför Tribunalen att visa att det randiga märket i fråga hade förvärvat särskiljningsförmåga och att EUIPO:s beslut om ogiltigförklaring därmed var felaktigt. Inledningsvis menade Adidas att deras märke i fråga var ett s.k. ornamentmärke (eng. pattern mark) och att märket därför kunde användas med olika dimensioner och proportioner och ändå förvärva särskiljningsförmåga för det registrerade märket. Adidas ansåg därför att bevisning avseende användningen och särskiljningsförmågan där märket använts i andra dimensioner och proportioner felaktigt avvisats av EUIPO. Vidare hänvisade Adidas till vad man benämner som principen om tillåtna variationer (eng. law of permissible variations) och att ingiven bevisning felaktigt avvisats också på denna grund. Denna bevisning skulle, enligt Adidas, ligga till grund för påståendet om märkets särskiljningsförmåga och verkligt bruk av det särskiljande märket. Adidas presenterade dessutom omfattande bevisning i form av bl.a. bilder och marknadsundersökningar för att visa att märket hade förvärvat särskiljningsförmåga.
Tribunalen fastställde inledningsvis att märket inte utgör ett ornamentmärke med en serie av regelbundet repetitiva element, utan att det är fråga om ett vanligt figurmärke. Ett ornamentmärke kan användas med olika dimensioner och proportioner beroende av exempelvis den vara märket placeras på. En registrering av ett vanligt figurmärke ger inte möjligheten att avvika från registreringen och därmed skydda mer än de grafiska dimensioner och proportioner som framgår av registreringen.
Adidas hade även hävdat att det finns en möjlighet att använda märket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats, enligt principen om tillåtna variationer. Enligt EUIPO och Tribunalen kan, för ett märke som är enkelt till sin utformning med få särskiljande egenskaper, en mycket liten skillnad i detaljerna leda till för stora skillnader för att det ska vara möjligt att tillskriva det specifika märket särskiljningsförmåga. Detta innebar att de användningsformer som avviker från det registrerade märket (dvs. tre svarta ränder mot en vit bakgrund) inte skulle beaktas vid bedömningen. Därför bedömdes det också vara rätt av EUIPO att avvisa en mängd bevismedel ingivna av Adidas som avsåg annan användning av märket än på det sätt som motsvarades av registreringen, t.ex. märken med motsatt färgsättning, dvs. vita ränder mot svart bakgrund, och märken med två i stället för tre ränder.
Avslutningsvis noterade Tribunalen att EUIPO även gjorde rätt i bedömningen av att Adidas inte hade visat att det aktuella märket hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning i hela territoriet, dvs. inom hela EU. Adidas argumenterade i denna fråga även för att EU-medlemsstaternas nationella marknader var jämförbara, eftersom märket i fråga användes på liknande sätt i hela EU. Den omfattande bevisning, främst i form av marknadsundersökningar, som Adidas hade gett in avsåg, enligt Tribunalen, i många fall inte det exakta varumärket i fråga. Den bevisning som bedömdes vara relevant ansågs endast ha betydelse för fem av EU:s medlemsstater, vilket inte ansågs vara tillräckligt för att överföra resultatet på hela EU.
Vad säger detta avgörande om möjligheterna för varumärkesinnehavare att visa förvärvad särskiljningsförmåga på den europeiska marknaden? I EU-domstolens tidigare avgöranden i Kit-Kat-målen konstateras att det för registrering krävs bevis som styrker att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga i samtliga EU-medlemsstater. Detta ska dock enligt EU-domstolen inte tolkas som att det skulle innebära ett krav på att sökanden lägger fram bevis för varje enskild medlemsstat för att få registrera varumärke som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga (EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-84/17, C-85/17 P och C-95/17 Nestlé v. Mondelez (Kit-Kat). I förevarande mål ansåg Tribunalen dock inte att Adidas bevisning som avsåg fem medlemsstater var tillräcklig för att bevisa förvärvad särskiljningsförmåga i hela EU. Frågan kvarstår alltså om vad som ska krävas ifråga om bevisning för förvärvad särskiljningsförmåga inom EU, om inte bevisning som avser varje enskild medlemsstat.
Avslutningsvis bör sägas att avgörandet inte innebär slutet för Adidas randiga varumärken. Detta eftersom Adidas alltjämt innehar ett betydande antal varianter av randiga varumärken. Dessutom är sista ordet inte nödvändigtvis sagt ännu. Adidas har möjlighet att överklaga beslutet så att frågorna därmed blir föremål för EU-domstolens prövning. En sådan prövning vore välkommen, bl.a. för att kasta mer ljus över frågan om vilken eventuell betydelse principen om tillåtna variationer kan ha för prövningen av om varumärkesinnehavaren lyckats visa förvärvad särskiljningsförmåga.
