Rättsfall
| Sverige
| PMT 9554-17
| 4/14/2020
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har i dom den 14 april 2020, mål PMT 9554-17, tagit ställning till ett yrkande om vitesförbud som vilade bl.a. på den grunden att svarandens marknadsföring inneburit ett intrång i kärandens immateriella rättigheter och därmed utgjort ett lagstridigt beteende som kunde anses otillbörligt enligt bland annat marknadsföringslagens generalklausul. Detta med hänvisning till den s.k. lagstridighetsprincipen.
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har i dom den 14 april 2020, mål PMT 9554-17, tagit ställning till ett yrkande om vitesförbud som vilade bl.a. på den grunden att svarandens marknadsföring inneburit ett intrång i kärandens immateriella rättigheter och därmed utgjort ett lagstridigt beteende som kunde anses otillbörligt enligt bland annat marknadsföringslagens generalklausul. Detta med hänvisning till den s.k. lagstridighetsprincipen.
Av David Ramsjö, Sandart & Partners Advokatbyrå
Målet rörde marknadsföring av bilfälgar från ett finskt företag som skett i en produktkatalog. Till följd av marknadsföringen väckte biltillverkaren BMW talan i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och yrkade där förbud; dels mot det finska företagets marknadsföring av olika fälgar, dels mot användningen av vissa kännetecken vid marknadsföring av fälgar och andra delar till bilar.
Av intresse här är den del av BMW:s talan som avsåg marknadsföringen av vissa av fälgarna. BMW hade påstått att marknadsföringen av dessa fälgmodeller inneburit intrång i BMW:s registrerade gemenskapsformgivningar.
I första hand gjorde BMW gällande att marknadsföringen av fälgarna var otillbörlig eftersom den skapat intryck av att det är lagligt att sälja fälgarna trots att så inte är fallet enligt p. 9 i den s.k. svarta listan (8 § andra stycket marknadsföringslagen, MFL). I andra hand gjordes gällande att marknadsföringen stod i strid med EU-förordningen om gemenskapsformgivning. Marknadsföringen av fälgarna var därför otillbörlig enligt den s.k. lagstridighetsprincipen inom ramen för generalklausulen (5-6 §§ MFL).
Lagstridighetsprincipen innebär att marknadsföringsåtgärder som strider mot lag eller som är ägnade att leda till lagöverträdelser därmed kan anses strida mot MFL:s generalklausul i 5 §
(om skyldigheten att iaktta god marknadsföringssed). Även p. 9 i den s.k. svarta listan, som förbjuder att ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet, anses vila på lagstridighetsprincipens grunder.
I tidigare praxis från Marknadsdomstolen (MD) har uttalats att den marknadsrättsliga bedömningen sker fristående från immaterialrättsliga överväganden och att ett förbud enligt MFL inte kan meddelas endast på den grunden att ett förfarande t.ex. utgör varumärkesintrång (se t.ex. MD 1988:6 och 1994:25). I MD 2012:15 tillade MD att detta i och för sig inte skulle förstås så att förfaranden inom immaterialrättens område som – med beaktande av lagstridighetsprincipen – var i strid med god marknadsföringssed och som var otillbörliga inte kunde förbjudas enligt MFL.
PMD biföll BMW:s talan delvis. Den del av käromålet som rörde lagstridighetsprincipen ogillades dock. I sina domskäl hänförde sig PMD till motiven bakom inrättandet av Patent- och marknadsdomstolarna och hänvisade till att det tidigare inte varit möjligt att åberopa alternativa grunder enligt t.ex. varumärkeslagen och MFL. Enligt PMD har syftet med lagen om Patent- och marknadsdomstolar emellertid inte varit att utvidga MFL:s materiella tillämpningsområde. Vidare framhöll PMD att det finns speciallagstiftning för immaterialrättsintrång och överträdelser av MFL, att olika rättegångsformer gäller i dessa olika mål samt att förfarandet kan styras av unionsrättslig lagstiftning.
PMD ansåg därför att prövningen enligt MFL skulle begränsa sig till sådana immaterialrättsliga aspekter som kan prövas enligt MFL som renommésnyltning, vilseledande marknadsföring, vilseledande efterbildning och jämförande reklam.
Förfaranden inom immaterialrättens område som enligt punkten 9 i svarta listan eller med beaktande av lagstridighetsprincipen är i strid med god marknadsföringssed ansågs därför inte kunna prövas av domstolen. Mot den bakgrunden ogillades BMW:s talan om förbudavseende de aktuella fälgarna.
PMÖD prövade BMW:s talan i denna del med utgångspunkt i MFL:s bestämmelser om otillbörlig marknadsföring. PMÖD inledde med att konstatera att punkten 9 i svarta listan enligt sin ordalydelse – och så som den tillämpats i praxis – tar sikte på marknadsföring av produkter som är olagliga i sig att sälja. Enligt PMÖD saknades därmed utrymme att tolka bestämmelsen som att tillämpningsområdet skulle omfatta även marknadsföring av produkter som innebar intrång i annans immateriella rättigheter.
Vad gällde en mer generell tillämpning av lagstridighetsprincipen konstaterade PMÖD att det i och för sig inte kan uteslutas att marknadsföringsåtgärder som innebär immaterialrättsintrång kan anses strida mot god marknadsföringssed. Detta med tillämpning av lagstridighetsprincipen inom ramen för 5 § MFL. Domstolen tillade dock att för att marknadsföringen ska kunna förbjudas även krävs att den är att anse som otillbörlig utifrån det s.k. transaktionstestet.
PMÖD fäste här vikt vid att marknadsföringen uttryckligen angett att fälgarna inte var BMW:s originalfälgar. Upplysningen innebar enligt domstolen att marknadsföringen inte har varit utformad på ett sådant sätt att transaktionstestet varit uppfyllt enligt 6 § MFL.
Det saknades även skäl för PMÖD att göra någon prövning av om företaget genom marknadsföringen gjort intrång i BMW:s registrerade formgivning. Yrkandet om förbud mot marknadsföringen ogillades därför av PMÖD.
Avgörandet belyser gränsdragningen mellan immaterialrätten och marknadsrätten i ljuset av domstolsordningen i Patent- och marknadsdomstolarna. Sammanfattningsvis preciserar PMÖD hur lagstridighetsprincipen tillämpas i denna kontext.
Till skillnad från PMD, vars dom innebar ett avsteg från tidigare praxis kring tillämpningen av lagstridighetsprincipen, framhöll PMÖD att lagstridighetsprincipen även fortsättningsvis kan ha betydelse för frågor om intrång i någons immateriella rättigheter vid marknadsföring. PMÖD påtalade dock att även det s.k. transaktionstestet ska vara uppfyllt enligt 6 § MFL och betonade att detta är centralt; dvs. det räcker alltså inte att en marknadsföringsåtgärd utgör ett immaterialrättsintrång för att ett förbud ska kunna meddelas.
Det kan även noteras att PMÖD genom sitt avgörande förtydligar tillämpningen av p. 9 i svarta listan. Mot bakgrund av att svarta listan ska tolkas restriktivt kommer PMÖD till slutsatsen att det saknas utrymme att tolka bestämmelsen så att tillämpningsområdet skulle omfatta även marknadsföring av produkter som innebär intrång i någon annans immateriella rättigheter.
I ett kommande häfte av NIR kommer jag att återkomma till denna tillämpning av lagstridighetsprincipen i gränslandet mellan immaterialrätten och marknadsrätten i form av en fördjupad kommentar.
